法务专栏 | 从《商标一般违法判断标准》探析企业商标合规要求

前言

***知识产权局于2021年12月13日发布《商标一般违法判断标准》（以下简称“《标准》”），该《标准》已于2022年1月1日生效。《标准》着力于加强商标管理，强化商标执法业务指导，统一商标管理执法标准，向相关市场主体提供更加透明和可预见性的商标管理规则。笔者初步探究分析企业如何在《标准》指导下更加合法合规地使用商标。

一、商标一般违法判断标准的概念分析

《标准》所称的“商标一般违法行为”是指违反商标管理秩序的行为。之所以称为“一般违法行为”，系与“商标侵权行为”相比较而言，商标一般违法行为不产生侵害他人权利的侵权责任后果，但因违反商标管理秩序，亦会受到相关行政执法部门的查处。《标准》共三十五条，对“现行商标法律、法规及部门规章规定的必须使用注册商标而未使用的”“使用不得作为商标使用的标志”“在商业活动中使用“驰名商标”字样”“商标被许可人注意事项”“自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的”“将未注册商标冒充注册商标使用的”“未履行集体商标、证明商标管理义务的”“未履行商标印制管理义务的”“恶意申请商标注册”等九类违反商标管理秩序的违法行为进行了细化规定，为企业依法管理商标、防范法律风险提高了可预见性和标准性。

二、《标准》下的企业商标合规要求及建议

（一）生产、销售烟草类制品的企业必须使用注册商标而未使用的，属于商标一般违法行为

依据《标准》第四条，目前已明确卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝以及电子烟等新型烟草制品必须使用注册商标，上述商品未在中国申请注册商标的，不得在中国生产、销售。该条规定同样适用于在中国销售的进口卷烟、雪茄烟、有包装的烟丝及电子烟等新型烟草制品。因此，生产、销售烟草类的企业需要注意相关烟草商品上使用的商标是否已在中国核准注册，商标应比市场先行一步，建议企业在日常商标管理中多储备一些注册商标备用。

（二）企业违反《商标法》第十条规定，使用不得作为商标使用的标志的，属于商标一般违法行为

《商标法》第十条俗称为商标“***条款”，是关于禁止作为商标使用的标志的规定以及明确地名不得作为商标使用的限制。为引导市场主体选择积极向上、符合社会主义核心价值观的标志，商标法明确对一些有害于社会主义道德风尚、具有不良影响的商标予以禁止注册和使用，如2020年某申请人申请注册的与抗击新冠肺炎疫情有关的词汇“火神山”“雷神山”“钟南山”“方舱”等商标，***知识产权局即依据《商标法》第十条***款第（八）项予以驳回；上海某公司曾多次申请“叫了个鸡”商标未果，还因违反《广告法》被罚款50万，只好改名为“叫了个炸鸡”。因此一旦商标被认定属于《商标法》第十条的规定情形，即对商标作出了不得注册也不得使用的判定，对企业具有重要影响。本次《标准》共编制十二条规定（第五条至第十六条）对《商标法》第十条的禁止使用情形作进一步释明，包括对商标带有民族歧视性、欺骗性、有害于社会主义道德风尚、不良影响等作出定义解释并列举情形，为判断商标是否属于禁用情形提供更加清晰的参考标准，有利于企业提前防范此类风险。

企业在商标未投入市场使用前应进行风险审查，包括委托专业商标代理机构或律师作出初步的法律审查意见，如专业人士审查商标有较大风险属于《商标法》第十条规定的情形，建议企业不要轻易将商标投入市场使用，否则可能会被相关部门依据《商标法》和《商标一般违法判断标准》等法律法规作出查处决定。

对于已注册商标被商标执法部门发现涉嫌违反《商标法》第十条规定的，会被逐级报告***知识产权局，由***知识产权局按照规定程序依法处理。如注册商标被***知识产权局作出无效宣告的决定并生效后，企业应立即停止对该商标的使用，否则将会被商标执法部门依法查处。

（三）企业违反规定在商业活动中使用“驰名商标”字样的，属于商标一般违法行为

企业需要注意，驰名商标是法院或商标局、商标评审委员会根据当事人请求，在处理商标案件时根据案情是否适用相关驰名商标法律条款而认定的。认定驰名商标是处理司法及行政案件的一种手段，法律明确规定不得在广告宣传等商业活动中使用“驰名商标”字样。

（四）经许可使用他人注册商标的，未按规定在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地，属于商标一般违法行为

企业可以通过与商标权利人签订商标使用许可合同，获得指定商标的使用权。但作为商标被许可使用人必须在商品上标明被许可人的企业名称和商品产地。违反上述规定，由工商行政管理部门责令限期改正；逾期不改正的，责令停止销售，拒不停止销售的，处10万元以下的罚款。

（五）商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，属于商标一般违法行为

1.商标注册人自行改变注册商标形态的法律风险

注册商标专用权以核准注册的商标和核定使用的商品为限，即注册商标使用的权限应以注册商标证所体现的内容为准。如果企业实际使用的商标是对注册商标的构成要素作了局部改动或者变换相对位置，并影响公众对该注册商标的认知或识别的，属于自行改变注册商标。企业自行改变注册商标，不仅会面临商标执法部门的查处，同时也不利于对自身商标权利的维护。

（1）在撤销注册商标三年不使用的程序中，如商标注册人提交的使用证据显示实际使用的商标与其注册商标并不一致，则注册商标可能会被认定未投入市场使用并面临被撤销注册的后果。

（2）在认定驰名商标的程序中，注册商标的使用证据也会被审查，实际使用商标与注册商标不一致会导致难以认定注册商标的知名度，***终可能认驰失败。

（3）如果企业实际使用的标识对注册商标变动过大并改变了商标显著特征，同时在标识上继续标注“®”等标记，可能会被执法部门认定属于冒充注册商标并依法查处。

（4）企业使用变更形态的注册商标可能会涉及侵害他人注册商标。因为商标审查近似的标准较为严格，企业使用变更形态的注册商标可能会与他人注册商标构成近似，从而构成侵害他人注册商标的行为。如构成侵害他人注册商标专用权行为，则需向注册商标权利人承担侵权赔偿责任。因此建议企业在实际使用商标时注意与注册商标保持一致，或者及时向知识产权局提交实际使用中已变更形态的标识的注册申请。

2.商标注册人自行改变注册人名义、地址或者其他注册事项的法律风险

企业较常在商业经营中发生企业名称、地址等注册事项的变更，企业应注意在相关事项变更后及时向知识产权局提出注册商标变更申请。如企业自行变更注册事项，可能会遭到相关执法部门的查处。同时如果注册商标被他人申请无效宣告、撤销三年不使用注册商标申请的，商标注册人也可能因自行变更地址等相关信息而无法收到知识产权局发送的通知文件，导致错失***答辩时间。

（六）将未注册商标冒充注册商标使用的，属于商标一般违法行为

依据《标准》规定，未注册商标包括未向知识产权局提出注册申请的商标、已提出注册申请但被驳回或者尚未核准注册的商标、被撤销、宣告无效的商标、期满未续展的商标、超出注册商标核定使用的商品或服务的使用商标、改变注册商标显著特征的使用商标等。冒充注册商标是指在使用未注册商标的商品、商品包装、容器、服务场所以及交易文书上或者在广告宣传、展览以及其他商业活动中，标明“注册商标”“®”，或者其它与注册标记近似的符号，误导相关公众的。

防范此类风险，企业需要注意：

1.在未取得商标注册证前，使用商标不要标记“注册商标”“®”或与其它注册标记近似的符号；

2.商标被撤销、被宣告无效或其他情形导致注册商标无效的，立即停止对无效的注册商标标注注册符号或者标注“注册商标”；

3.定期审查商标所使用的商品或服务是否超出了注册商标核定使用的商品或服务范围，及时在超出的商品或服务上提交新的注册申请；

4.严格按照注册商标样式使用商标，如有变动，及时提交新的商标注册申请；

5.如将两件以上的注册商标组合使用，建议对组合商标提交注册申请或者按照注册商标逐一标注注册标记；

6.注意审查进口商品使用的商标是否在中国已注册，如果尚未在中国注册，需要作出声明。

（七）违反法律法规规定，未履行集体商标、证明商标管理义务的，属于商标一般违法行为

集体商标、证明商标注册人在合理合法的前提下，应对集体商标、证明商标的使用进行有效管理或控制。

（八）未履行商标印制管理义务的，属于商标一般违法行为

对于商标印制行为，《标准》明确商标印制企业负有审核承印商标标识的证明文件、合法性、是否侵权他人在先相同商标等基础信息的义务。同时《标准》第三十条第二款规定“以印染、冲压等方式直接在商品、商品零部件、商品的主要原材料（不含商品的包装物）上标注商标图文的，属于商品生产加工行为，一般不属于前款所称的商标印制”加大了商标印制企业的责任承担，更加有力地保护商标权利人的利益。

（九）恶意申请商标注册的，属于商标一般违法行为

***知识产权局于2021年3月15日发布《打击商标恶意抢注行为专项行动方案》，旨在深度打击商标恶意抢注行为。此次《标准》再次明确商标执法部门对恶意申请商标注册行为的查处及其他处理。

企业在申请商标注册应当遵循诚实信用原则，以实际使用为目的，尊重他人在先权利，规范商标申请注册，打造具有企业独创性和显著性的知识产权文化。

三、总结

对于企业而言，商标是把双刃剑，企业对其运用得当，商标可以成为企业的一张优质名片，助力企业发展。但是不当的商标使用行为可能会让企业遭受商誉和金钱的双重损失。因此，商标的合法合规使用关乎企业经营活动能否顺利开展，企业有必要对商标使用情况进行核查和自检，以防范法律风险。